Una “vittoria di Pirro” ma che dimostra la geniale intuizione imprenditoriale che avevano avuto i proprietari dell’ex Manifatture Montecarlo srl alcuni anni fa. Purtroppo la società è in liquidazione da tempo e non ha potuto sfruttare gli esiti processuali a suo favore all’interno di un contenzioso con la Jack Daniel’s, il mitico colosso statunitense.

Ma per i giudici della Cassazione, che hanno respinto il ricorso degli americani, non solo gli imprenditori lucchesi avevano un diritto di pre-uso avendo registrato prima alcuni marchi relativi al merchandising ma commercializzando tali prodotti solo localmente non avevano arrecato danni alla società americana.

Ma c’è di più. Se avessero proseguito la vendita dei prodotti anche a livello nazionale e non solo locale avrebbero inficiato la successiva registrazione di tali prodotti da parte del colosso statunitense, pur dovendo riconoscere una sorta di royalty agli americani ma che sarebbero state oggetto di un contenzioso diverso e sulla base di un business che sarebbe stato ingente.

Un “colpaccio” che però non è stato possibile compiere a seguito della messa in liquidazione della società lucchese. La Jack Daniel’s Properties, Inc., con sede a San Rafael (California), produttrice ed esportatrice di whisky e titolare del marchio, depositato in Italia sin dal 1979, per i prodotti ricompresi nella classe 33 (bevande alcoliche), dall’anno 1990 estendeva la tutela del  marchio ad ulteriori classi merceologiche, tra le quali la 25 (prodotti di abbigliamento), depositando, a tal fine, diversi marchi nazionali e comunitari.

Agli inizi del 2002, la Jack Daniel’s veniva a conoscenza del fatto che Franco Cecchi aveva registrato a suo nome, senza autorizzazione, il marchio Jack Daniel’s per prodotti delle classi 18 e 25 (borse ed altri prodotti in cuoio, prodotti di abbigliamento). Tale registrazione, scaduta il 24 settembre 2000, non era stata più depositata dagli imprenditori lucchesi. E tuttavia, la società produttrice è venuta a scoprire, successivamente, che nel negozio di abbigliamento di Roma, venivano detenuti e commercializzati capi di abbigliamento recanti il marchio Jack Daniel’s, forniti appunto dalla Manifatture Montecarlo Srl, poi fallita, della quale risultava amministratore Franco Cecchi.

Con ricorso del 28 giugno 2005, la Jack Daniel’s Properties, Inc. chiedeva, quindi, che venisse disposta, nei confronti della Manifatture Montecarlo Srl e di Rocco Piccolo, la descrizione dei prodotti recanti il marchio Jack Daniel’s dagli stessi detenuti e commercializzati. La descrizione, eseguita in data 25 luglio 2005, nei locali della società e del negozio Jack Daniel Store di Rocco Piccolo, ha rivelato l’esistenza di notevoli quantitativi di capi di abbigliamento, etichette, cartellini, buste in cellophane ed altri materiali, tutti recanti il marchio Jack Daniel’s.

Con atto di citazione notificato il 27 luglio 2005, la Jack Daniel’s Properties, Inc. portava, quindi, in giudizio la Manifatture Montecarlo s.r.l. e Rocco Piccolo, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza della contraffazione dei marchi, con conseguente emissione delle misure sanzionatorie di legge.

Ma, si legge in sentenza: “La notorietà nazionale del preuso avrebbe, per vero, comportato il difetto di novità e, quindi, l’invalidità del marchio Jack Daniel’s successivamente registrato, ed il diritto all’uso esclusivo dello stesso da parte del preutente Franco Cecchi. Dal momento che il preuso era rimasto noto solo a livello locale, si erano venute, invece, a verificare, nella specie, le condizioni per l’attuazione di quel regime di duopolio, del quale è menzione nelle succitate decisioni di questa Corte. Il ricorso è respinto”.